Autor: ROA

Irlandzka sieć fast foodów Supermac’s wygrała batalię prawną przeciwko amerykańskiemu gigantowi spółce McDonald’s w sprawie dotyczącej znaku towarowego BIG MAC. Wyrok Sądu UE z 5 czerwca 2024 r. sygn. T-58/23 zawęża ochronę znaku towarowego BIG MAC o kolejne towary i usługi. Sąd przyznał rację spółce Supermac’s, że znak nie był używany dla hamburgerów z kurczakiem oraz dla usług świadczonych lub związanych z prowadzeniem i franczyzą restauracji i unieważnił znak w tym zakresie.

Wyrok Sądu UE jest częścią szerszej batalii prawnej pomiędzy Supermac’s, irlandzką siecią restauracji, a McDonald’s. Spór prawny rozpoczął się w 2015 r., kiedy spółka Supermac’s próbowała zarejestrować swoją nazwę jako znak towarowy dla usług restauracyjnych w Unijnym Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). McDonald’s sprzeciwił się zgłoszeniu, argumentując, że nazwa jest zbyt podobna do nazwy hamburgerów BIG MAC i może wprowadzać klientów w błąd. W obronie irlandzka sieć złożyła w EUIPO wniosek o unieważnienie znaku towarowego BIG MAC z powodu jego nieużywania. Argumentowała, że znak towarowy nie był używany w sposób rzeczywisty w Unii Europejskiej w związku ze wszystkimi towarami i usługami, dla których został zarejestrowany.

Wydział Unieważnień EUIPO przychylił się do wniosku Supermac’s i unieważnił znak towarowy w całości. Urząd stwierdził, że McDonald’s nie udowodnił rzeczywistego używania znaku towarowego BIG MAC, ponieważ większość dowodów przedstawionych przez McDonald’s dotyczyła jedynie marketingu oraz opakowania kanapki BIG MAC (brak było wiarygodnych dowodów sprzedaży i obrotów spółki oraz tego, że BIG MAC był faktycznie oferowany do sprzedaży).

McDonald’s odwołał się od decyzji i przedłożył wiele dodatkowych dowodów, w tym: ankiety konsumenckie (wykazujące znajomość nazwy BIG MAC), paragony i dane z kas fiskalnych (wykazujące wielkość sprzedaży), zrzuty ekranu reklam telewizyjnych i zdjęcia reklam zewnętrznych wraz z oświadczeniami agencji reklamowych (w celu udowodnienia obiegu materiałów reklamowych), zrzuty ekranu filmów opublikowanych przez osoby trzecie w serwisie YouTube, raport analityczny Google (wykazujący liczbę osób oglądających strony internetowe McDonald’s), raport z audytu finansowego (wykazujący sprzedaż BIG MAC).

Po przeanalizowaniu nowych dowodów, Izba Odwoławcza EUIPO częściowo uwzględniła odwołanie McDonald’s. Potwierdziła ochronę znaku towarowego BIG MAC w szczególności dla kanapek z mięsem, kanapek z kurczakiem, usług świadczonych lub związanych z prowadzeniem restauracji i innych placówek lub obiektów zajmujących się dostarczaniem żywności i napojów przygotowanych do spożycia oraz dla obiektów typu drive-through, przygotowywania żywności na wynos.

Supermac’s złożył skargę do Sądu UE, który dodatkowo ograniczył ochronę znaku towarowego BIG MAC w taki sposób, że znak ten pozostał zarejestrowany niemal wyłącznie dla żywności przygotowywanej z mięsa oraz dla kanapek mięsnych.

Komentarze autorów

Ze sprawy BIG MAC płynie kilka istotnych wniosków dla właścicieli znaków towarowych.

Po pierwsze, unijne prawo znaków towarowych opiera się na systemie „use it or lose it” ( używaj albo strać). Bez względu na to, jak bardzo renomowany jest znak towarowy i jak bardzo rozpoznawalna jest uprawniona do znaku spółka, jeśli znak towarowy nie jest używany dla towarów/usług, dla których jest zarejestrowany, nie będzie ona w stanie zachować swojego znaku towarowego. Nawet duże i dobrze znane firmy powinny prowadzić szczegółową ewidencję produktów, które codziennie wprowadzają na rynek i przechowywać statystyki sprzedaży w podziale na konkretne produkty, aby szybko i łatwo udowodnić obecność produktu na rynku.

Po drugie, zbyt szeroka rejestracja znaku towarowego na dłuższą metę nie ma sensu. Przez pewien czas taki znak towarowy może służyć jako środek odstraszający na rynku, ale w końcu i tak ktoś podejmie działania w celu stwierdzenia jego wygaśnięcia.

Po trzecie, w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego dowody używania muszą wskazywać miejsce, czas, zakres i charakter używania znaku. W odniesieniu do zakresu używania, ważne jest, aby wykazać skalę używania, wielkość sprzedaży, a także długość okresu, w którym znak był używany i częstotliwość jego używania.

Jeśli chodzi o dostarczone dowody, należy unikać polegania wyłącznie na oświadczeniach podpisanych przez wewnętrznyc

h przedstawicieli lub pracowników. Mają one jedynie charakter orientacyjny i muszą zostać potwierdzone innymi dowodami. Należy również dostarczyć materiały reklamowe, ale powinny im towarzyszyć dowody ich dystrybucji. Niezbędne są dowody sprzedaży i obrotów. Używanie znaku towarowego można również wykazać za pomocą: ankiet konsumenckich, raportów analitycznych Google pokazujących liczbę odwiedzających stronę internetową, na której wyświetlany był znak towarowy, a także raportów z audytu finansowego pokazujących liczbę sprzedanych jednostek produktu opatrzonego znakiem towarowym. Wreszcie, co nie mniej ważne, dowody muszą bezpośrednio wskazywać na używanie tego konkretnego znaku, bez potrzeby zgadywania czy domyślania się, ponieważ wtedy nie będą brane pod uwagę.

Sygnatura sprawy: T-58/23

Artykuł został pierwotnie opublikowany w j. angielskim w magazynie The Trademark Lawyer Magazine na stronie: https://trademarklawyermagazine.com/mcdonalds-loses-big-mac-for-subsequent-goods-and-services/